///Para gustos, colores.

Para gustos, colores.

El Tribunal Supremo alemán reconoció, en julio de 2015, el registro del color azul como marca, dando la razón a Nivea (empresa Beiersdorf) frente a Dove (Unilever)[1].

Esta decisión es una de las pocas excepciones en las que se ha permitido tal registro.  En este caso, resultó fundamental demostrar que más de un 50% del público asocia ese color con Nivea, considerándola así una marca renombrada y obligando al Tribunal Federal de Patentes alemán, que había fallado previamente en favor de Unilever a repetir su sentencia en beneficio de Beiersdorf.

La decisión no está exenta de polémica: si bien es cierto que cuesta imaginar un producto de la marca Nivea en el que no predomine el uso del azul (en concreto, el azul Pantone 280 C [2], que lleva utilizando desde 1925), también lo es que la mayoría de productos Dove, así como los de otros muchos competidores menos conocidos en el mercado, coinciden en la elección de ese color para sus cosméticos, por lo que es muy probable que Dove recurra esta decisión y el asunto llegue al Tribunal de Justicia Europeo.

Y es que el registro de marcas de color sigue siendo una excepción cuya defensa en los tribunales da pie a casos largos y mediáticos, tal y como el que enfrentó hasta en tres procedimientos a Cadbury y Milka por el uso del violeta en sus envoltorios de chocolatinas, venciendo finalmente la vaca lila o la lucha de los zapatos Louboutin por proteger su suela “rojo China” frente a Yves Saint Laurent y otras marcas.

En España, la materia fue ampliamente tratada en la decisión del Tribunal Supremo [3] respecto del caso Orange y Jazztel. Aunque en Francia los tribunales sí habían admitido el registro del cuadrado naranja Pantone 151, el juzgador español, a pesar de reconocer que “en circunstancias excepcionales un color por sí solo podría acceder al registro cuando haya adquirido un carácter distintivo, como consecuencia de su uso continuado previo al referido registro”, denegó a Orange el uso exclusivo del naranja delimitado por un cuadrado, al considerar que no se había probado suficientemente que los consumidores lo identificasen con el operador de telefonía y que, además, se trataba de uno de los colores más usuales del mercado, oponiéndose su pretendido registro al interés general.

De poco sirvió a Orange enmarcar su defendido color con un cuadrado, pues, ya en primera instancia se estimó que “la simpleza de la figura geométrica, delimitadora del color, no aporta ninguna distintividad, pues en aquel signo lo relevante no es el rectángulo sino el color naranja. En efecto, cuando las formas asociadas a los colores consisten en figuras geométricas triviales o elementales, de modo que en el conjunto resultante predomina la impresión visual del color más que la de su contorno geométrico, la falta de distintividad propia del color per se, no monopolizable en principio, se extiende a los signos que así se presentan a registro”.

Ante tal disparidad de criterios jurisprudenciales ¿en qué casos cabe esperar que prosperará el registro de un color como marca?

Tradicionalmente, se rechazaban las marcas constituidas por un único color, por considerarse que su otorgamiento generaría una ventaja competitiva desmesurada y obstruccionista.

Con el desarrollo de las técnicas de marketing y comunicación, las empresas han sido cada vez más conscientes del efecto que tiene atribuir un determinado color o tonalidad a ciertos productos o servicios, convirtiéndose en un factor de competencia que puede llegar a asociar a los mismos con un determinado origen empresarial, una determinada calidad o una idea tanto de exclusividad, como de asequibilidad.

Por ello, actualmente, resulta difícil negar que los colores pueden cumplir una función diferenciadora de los productos y servicios, como así dispuso el Tribunal de Justicia Europeo, en el caso Libertel Groep BV y Beneleux-Merkenbureau[4], razonando que “en principio, no cabe presumir que un color por sí solo constituya un signo, pues normalmente un color es una simple propiedad de las cosas. No obstante, puede constituir un signo en relación con un producto o un servicio en la medida en que el color se utilice en el mercado con una finalidad de competencia que permita distinguir a ciertos productos o servicios de los fabricados o prestados por otros operadores mercantiles. En efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color pueda servir de indicación de origen de los productos o servicios de una empresa”.

En este sentido, la Ley de marcas española en vigor[5] se alineó con la Directiva 89/104[6] y con los Acuerdos ADPIC[7] y abandonó la prohibición de registrar marcas de color único, en consonancia con la doctrina y la jurisprudencia comunitarias y, en concreto, con la OAMI[8] en su defensa de que “al no existir diferentes criterios de apreciación para los diversos tipos de marcas [entiéndase denominativas, mixtas, tridimensionales], no es procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías”.

Por lo tanto, para poder registrarse y, en consecuencia, protegerse, las marcas de color único, como cualquier otra, deben:

(i) consistir en signos susceptibles de representación gráfica, de forma duradera y objetiva, fácilmente accesibles e inteligibles. Ello es un requisito de inscripción que pretende evitar una sobreprotección de tonalidades cercanas o una monopolización del color, y que queda fácilmente superado gracias a las numeraciones en escala, como el sistema Pantone;

(ii) ser distintivas (de manera inherente o adquirida), valorando el interés del público en que el color permanezca o no a libre disposición. Para ello, el consumidor debe identificar el color cuya inscripción se pretende con un determinado origen empresarial y no como una ornamentación o elemento natural del producto (esto sería, por ejemplo, verde para productos mentolados) o los colores que se hayan convertido en habituales según las costumbres del comercio (por ejemplo, marrón-dorado para latas de cerveza).Para probar este extremo, resultan fundamentales las encuestas realizadas a los consumidores;

(iii) por último, no deben incurrir en la prohibición absoluta del artículo 7.1.f del Reglamento Comunitario de Marcas [9], de ser contrarias al orden público o las buenas costumbres.

En defecto de una jurisprudencia consolidada, y siendo las decisiones judiciales soluciones a quo, todo indica a que la protección de los colores dará lugar a nuevos y polémicos casos. Lo dicho: para gustos, colores.

Claudia Ambrós Biern

Abogada colaboradora

[1]  Sentencia de BGH 9 de julio de 2015 Nº 112/2015 – “Nivea-Blau”.
[2] Pantone Matching System, un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado, por lo que normalmente se llama Pantone al sistema de control de colores.
[3] STS 5725/2013, de 2 de diciembre de 2013.
[4] Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 6 de mayo de 2003. Asunto C-104/01
[5] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
[6] Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
[7] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
[8] Oficina de Armonización del Mercado Interior.
[9] Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre marca comunitaria.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

By |2018-10-20T22:48:25+00:0021 enero 2016|Tags: , , , |Sin comentarios

Deje su comentario