///La suela roja de Louboutin es una marca protegida

La suela roja de Louboutin es una marca protegida

En una sentencia del 12 de junio de 2018 (caso C-163/16), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que determinar si la marca n° 0874489, registrada en el 2010 por el Sr. Louboutin ante la Oficina Benelux de propiedad intelectual, podía o no ser protegida.

La peculiaridad de dicha marca deriva de su descripción: “el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)”:

semelle rouge louboutin

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de zapatos en los Países Bajos, vendió, en el año 2012, zapatos de tacón alto con la suela revestida de color rojo. El señor Louboutin presentó entonces una demanda ante los tribunales neerlandeses contra Van Haren por vulneración de su marca. Van Haren se opuso a dicha demanda alegando que la marca registrada por el señor Louboutin se encontraba exclusivamente constituida por la forma que da un valor sustancial al producto y que, por lo tanto, dicha marca debía declararse nula de conformidad con el artículo 3.1. e) i) de la Directiva que armoniza las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

El tribunal neerlandés indicó que, en la medida en que la marca controvertida consistía en un color aplicado en la suela de un zapato que coincidía entonces con un elemento del producto podía, en efecto, recaer en la prohibición del artículo de la Directiva anteriormente citado y que, por lo tanto, tuviera que ser declarada nula.
Habida cuenta de dicha reserva, el tribunal neerlandés decidió presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para que se pronunciase sobre la interpretación del artículo 3.1. e) i) de la Directiva. El Tribunal neerlandés cuestionó el criterio del Tribunal de Justicia sobre el concepto de “forma” según la Directiva, con el fin de determinar, en esencia, si un signo consistente en un color aplicado en la suela de un zapato de tacón alto está constituido exclusivamente por la “forma”.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, al no existir en la Directiva una definición del concepto de “forma”, la determinación del significado de este término debe efectuarse de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente, es decir, como un concepto que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio. En el presente caso, el Tribunal estima que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, no puede constituir una forma.

En segundo lugar, el Tribunal estima que es poco relevante que la forma del producto o de parte de éste desempeñe un papel en la delimitación del color en el espacio, dado que el registro de la marca no persigue la protección de dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto. Es exactamente este el caso que nos ocupa, ya que en la descripción de la marca se encuentra expresamente indicado que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente está representado para poner de relieve la posición del color rojo objeto de registro.

Esta solución se encuentra lejos de ser evidente, habida cuenta de la posición contraria adoptada por el abogado general en sus conclusiones, el cual estimaba que una marca como la del señor Louboutin tenía que declararse nula. Las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, pero suelen orientar sus sentencias.

Se trata, por lo tanto, de una sentencia esencial que debería poner un punto final a los litigios dentro de la Unión Europea contra la suela roja Louboutin. Entre otras, dicha sentencia consolida la reciente decisión de la Cour d’appel (Tribunal de segunda instancia) de París previa a la sentencia del Tribunal de Justicia, que había admitido la validez de la marca francesa del señor Louboutin idéntica a la marca registrada en Benelux y objeto del procedimiento interpuesto en los Países Bajos. De la misma manera, los tribunales estadounidenses ya habían reconocido la validez de la marca Louboutin en el 2012 en un asunto contra Yves Saint Laurent.

De manera más general, la sentencia del Tribunal de Justicia confirma que un color aplicado en una parte de un producto puede protegerse como marca.

Maud Thiry
M&B Abogados

By |2018-10-20T22:48:20+00:001 agosto 2018|Tags: |Sin comentarios

Deje su comentario