Una reciente sentencia europea recuerda que no se pueden registrar marcas que hagan referencia a organizaciones criminales, incluso aunque se trate de estructuras como La Mafia italiana, a la que el cine, la literatura o la música han dotado de una imagen «romántica» alejada de la realidad.

A finales de 2006, la sociedad española «La Honorable Hermandad, S.L.»[1] solicitó[2] el registro de la marca figurativa «La Mafia se sienta a la mesa» (en adelante, la «Marca»), la cual obtuvo su inscripción[3] el 20 de diciembre de 2007[4]. Desde entonces, dicha marca diferenciaba a una cadena de restaurantes que cuenta, hasta la fecha, con más de 30 establecimientos franquiciados en España.

La República Italiana no encontró ninguna gracia al asunto, por lo que el 23 de julio de 2015 presentó ante la EUIPO[5] una solicitud de nulidad[6] invocando, principalmente, que la Marca era contraria al orden público y a las buenas costumbres[7]. A su juicio, no se podía obviar que el elemento «LaMafia» remitía a una organización criminal y que el hecho de manipular la imagen positiva de la gastronomía italiana para asociarla a dicha organización tenía por efecto banalizar sus actos tanto en Italia como en el resto del mundo.

La solicitud italiana fue estimada por la EUIPO mediante resolución de 27 de octubre de 2016, desoyendo así el recurso que el titular de la Marca había presentado.

En esa decisión, se precisó que la mención «La Mafia», por su posición y tamaño en la Marca, era un elemento dominante, subrayando que se trata de una organización criminal que el gobierno italiano ha combatido y recordando que la lucha contra el crimen organizado es también un objetivo principal de la Unión respecto del que la EUIPO, en cuanto organismo, debía adoptar una posición estricta impidiendo vulnerar los valores básicos de la sociedad europea.

Además, la resolución precisaba que la contrariedad al orden público debía valorarse en relación con la percepción del público en cualquier parte de la Unión Europea, entendiéndose que la anulación debía prosperar incluso en el caso en que los motivos de dicha anulación solo existiesen en parte del territorio.

Concluyó su examen aduciendo que la Marca promovía la organización criminal y que, analizados los elementos de la misma en su conjunto, se banalizaba el componente «La Mafia», deformando su gravedad y transmitiendo un mensaje de cordialidad y convivencia que en ningún modo puede verse influenciada por la frecuente utilización en la literatura y en el cine.
El Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, el «Tribunal») tampoco se ha dejado convencer por los argumentos esgrimidos por la recurrente, que ha rebatido para confirmar la decisión de la EUIPO.

Así, frente al motivo de que la organización conocida con el nombre de «La Mafia» no figura en la lista de personas y grupos terroristas anexa a las medidas específicas de lucha contra el terrorismo[8] a las que se refiere la EUIPO a fin de ilustrar la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público, el Tribunal aduce que dicha lista no es enumerativa ni tiene carácter exhaustivo.

La principal defensa de la Marca se centraba en que la misma debía valorarse en su conjunto y que, a la vista de los demás elementos que la componen, el público entendía que se trataba de una forma de parodia o de referencia a las películas de El Padrino (en particular, a los valores de familia y corporativismo que en ellas se escenifican) sin ninguna voluntad de ofender. Sin embargo, el Tribunal, que no observó ningún elemento de relación con dicha trilogía ni lo consideró un elemento intrínseco de la Marca, confirmó el criterio de la EUIPO por cuanto el elemento denominativo «La Mafia», por su posición, disposición y tamaño, destaca sobre los demás. A mayor abundamiento, el Tribunal consideró que la presencia de la frase «se sienta a la mesa» es percibida por gran parte del público que entienda el castellano en el sentido de «compartir una comida» y que dota de cordialidad y relajación a una organización criminal, banalizando sus actividades particularmente graves.

La recurrente argumentaba, por otro lado, que los productos y servicios designados por la polémica Marca no eran «comunicativos» (entendiéndose como aquellos destinados a ser utilizados para transmitir un mensaje) y que su registro no tenía por objeto insultar, ofender o agredir, señalando que existe un gran número de marcas italianas que contienen dicha mención, registradas y produciendo sus efectos.

No obstante, el Tribunal recordó que el régimen de marcas de la Unión es un sistema autónomo y que la EUIPO y, en su caso, el Juez del Tribunal, no están vinculados por resoluciones adoptadas a escala de los Estados miembros, aunque puedan tomarlas en consideración. Por último, dispuso que, a efectos del examen de la denegación, el público pertinente no puede limitarse a aquel al que están directamente dirigidos los productos y servicios para los que se solicita el registro, sino también a otras personas que, sin ser el objetivo de dichos productos, se ven confrontadas con el signo de manera incidental. Estimó que deben tomarse en cuenta tanto las circunstancias comunes al conjunto de Estados miembros de la Unión, como las circunstancias particulares de los Estados individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público situado en todo el territorio. Así, consideró que la controvertida Marca es chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de tal organización y sus familias, sino también para «cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia» y que, por ende, debía declararse la Marca inválida.

Puede que en un país como el nuestro en el que presumimos de sentido del humor y sabemos hacer chistes de los asuntos más negros nos parezca una decisión un tanto exagerada pero, ¿qué nos parecería pasear por Montmartre y topar con una taberna típicamente vasca que se llamase, por ejemplo, «El chuletón del etarra»?

Claudia Ambrós Biern,
Abogada
M&B Abogados

[1]Hoy, «La Mafia Franchises, S.L.», recurrente en el procedimiento.[2]La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias 24/2007.[3]Marca número 5510921.[4]El registro se obtuvo para las clases 25 (calzados, artículos de vestir,…), 35 (asesoría y asistencia en la dirección de negocios,…) y 43 (servicios de restauración) del Convenio de Niza[5]European Union Intellectual Property Office – Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados.[6]La solicitud se estimó el 3 de marzo de 2016.[7]Artículo 7, apartado 1, letra f) del Reglamento nº 207/2009 (actualmente, artículo 7, apartado 1, letra f del Reglamento 2017/1001.[8]Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo.

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